エグゼクティブサマリー：Aliceの判決において、最高裁は、プラクティショナーが特許評価を行うための指導をほとんど提供しませんでした。 最近の2つの連邦巡回裁判所の裁判を比較すると有用です。 EnfishとTLIの特許の技術的主題は同類ですが、連邦巡回裁判所は特許性に関して異なる結論を下しました。 連邦巡回裁判所は、不運なTLIの特許には詳細が欠落していること、およびいくつかのクレーム要素が「周知されている」との記述が特許情報開示にあったことを述べました。 また、このクレームは機能的用語についても列挙しています。これとは対照的に、Enfishの特許はAliceによる精査に合格しました。 Iain Banksの言葉を借りると、「言う価値のあることがあるなら、それを言う能力を持たなければならない」のです。

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Aliceに対する最高裁の判決では、特許が法定主題に該当するのかどうかの判断方法に関する指導はほとんど提供されていません。連邦巡回裁判所による最近の2つの判決事例、つまり、EnfishとTLIを比較すると、少なくとも連邦巡回裁判所による法定主題の評価については、ある程度参考になるかもしれません。今回のEnfishの判決は、連邦巡回裁判所がAliceに関連して非特許性の事実認定を覆した2つ目の例です。 Enfishの判決が公表された直後、連邦巡回裁判所はTLIについて異なる結論を下しました。 両者の特許は同類のテクノロジーを指向するものであるため、Aliceの非特許性を否定した点で連邦巡回裁判所による特許情報開示の分析の比較は有用です。

Enfishの特許： Enfishの特許ではリレーショナルデータベース、より具体的には「自己参照データベースモデル」が開示されています。 概要を述べると、この特許は、単一のテーブルが、いわゆるオブジェクト識別子（「OID」）を使用することで複数のテーブルの役割を果たせることを教示しています。この特許クレームには、OID制限が含まれており、主張されているデータベースの論理行と論理列との関係が提示されています。この特許明細書には20の列と23の数字が記載されており、しっかりしたものです侵害被疑者は、発明と主張するものを、コンピュータを使用した表形式で情報を編成する抽象概念と述べました。

TLIの特許：TLIの特許は、「組織的に画像を保存する目的で、日付や時刻などの分類データを画像に付記する」ことを指向しています。 TLI のクレーム構成要件には、電話部分、プロセッサ、サーバー、メモリ、および「デジタルピックアップ」が含まれます。TLIの特許に記載されていた数字は4つ、列は8つでした。地裁は、TLIの特許は、単に、デジタル画像を組織的に分類および保管するという抽象概念が主張されているにすぎないと結論付けました。

連邦巡回裁判所は、特許では技術的詳細が欠落し、機能的用語に依存し、主張された構成要件が「周知されている」と述べ、不運なTLIの特許を批評しましたその一方、Enfishの特許は具体性が高く、開示内容がしっかりしています。法定主題を包含できていない特許内容の開示をさらに進めても、ある発明の特許性を「ない」から「ある」に変えることはできません。つまり、Iain Banksの言葉を借りると、「言う価値のあることがあるなら、それを言う能力を持たなければならない」のです。